La mise en demeure est restée sans effet, ou la contrefaçon est trop grave pour attendre : il faut aller devant le juge. Une action en contrefaçon de marque se prépare avant l’assignation, et la qualité des preuves réunies à ce stade décide souvent de l’issue.
Qui peut agir, et jusqu’à quand
L’action appartient au titulaire de la marque enregistrée. Le bénéficiaire d’une licence exclusive peut aussi agir si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable (article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle).
L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer (même article). Pour une contrefaçon qui se poursuit, ce n’est donc pas la date du premier acte qui compte.
Deux fins de non-recevoir doivent être anticipées. Le défendeur peut exiger que le titulaire prouve un usage sérieux de sa marque, pour les produits invoqués, au cours des cinq années précédant la demande (article L. 716-4-3). Et le titulaire qui a toléré pendant cinq ans, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus agir contre elle (article L. 716-4-5). Ces deux points se vérifient avant d’assigner.
La preuve
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens (article L. 716-4-7). En pratique, on commence par des constats réalisés par un commissaire de justice : constat d’achat en magasin, constat sur internet (site, place de marché, réseaux sociaux) selon un protocole technique qui garantit sa valeur.
Pour aller plus loin, la saisie-contrefaçon permet, sur autorisation du président du tribunal judiciaire obtenue par requête, sans que l’adversaire soit prévenu, de faire procéder chez lui à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits litigieux et des documents qui s’y rapportent : factures, bons de commande, fichiers. C’est souvent le seul moyen de connaître l’ampleur de la contrefaçon et ses fournisseurs.
La saisie impose ensuite d’agir vite : faute d’assigner au fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, la saisie est annulée à la demande du saisi.
Le juge peut aussi ordonner à l’adversaire, ou à des tiers, de produire tout document permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits (article L. 716-4-9).
Devant quel tribunal
Les actions en matière de marques relèvent de tribunaux judiciaires spécialement désignés, parmi lesquels celui de Lyon. Pour une marque de l’Union européenne, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent en France. Lorsque l’urgence le justifie, une procédure de référé permet d’obtenir rapidement l’interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon.
Ce que le juge peut ordonner
Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, dont le manque à gagner, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle peut aussi, à la demande du titulaire, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues pour une autorisation (article L. 716-4-10).
Elle peut ordonner le rappel et la destruction des produits, l’interdiction sous astreinte et la publication du jugement.
La contrefaçon de marque est aussi un délit, puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende, portés à sept ans et 750 000 € notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un réseau de communication en ligne (article L. 716-10).
Contrefaçon et concurrence déloyale
La contrefaçon sanctionne l’atteinte au droit sur la marque. La concurrence déloyale et le parasitisme relèvent de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil) et sanctionnent un comportement fautif. Les deux actions peuvent être exercées ensemble, à condition de reposer sur des faits distincts : imitation de la présentation des produits, dénigrement, reprise des investissements d’autrui. Invoquer les mêmes faits sous deux fondements ne double pas l’indemnisation.
Comment le cabinet intervient
FCP AVOCAT conseille et représente des titulaires de marques en propriété intellectuelle. Le cabinet vérifie d’abord la solidité de la marque et des preuves d’usage, organise les constats et, si nécessaire, la saisie-contrefaçon, puis conduit la procédure. Il intervient aussi en défense. Avant toute action, voir notre article sur la mise en demeure pour usage de marque.
Faire le point sur votre dossier
Pour un premier rendez-vous, au cabinet à Lyon ou en visioconférence, préparez le certificat d’enregistrement de votre marque, vos preuves d’usage et les éléments montrant les actes de contrefaçon.
Le cabinet est joignable par téléphone ou via le formulaire de contact.
